刀哥：今天和您繼續(xù)聊聊商標法第五十九條第三款的適用，關于在先使用中原使用范圍的問題，您對此問題如何看待？

老魚：在前面江湖的行走過程中，我們一直在討論商標侵權(quán)問題，商標使用與商標、商品的同與異及混淆問題。這些問題既是原告主張的基礎，也是被告不侵權(quán)抗辯的要點。我們一直在強調(diào)混淆標準，但是不是混淆了就一定構(gòu)成侵權(quán)，必須承攬相應的民事責任呢？

新《商標法》的一個重大改變就是在民事訴訟中引入了在先權(quán)抗辯。第五十九條第三款規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識

關于這一點，我們先來討論第一個問題，混淆與59之3的關系。初看這條的時候，我的第一印象是立法有問題。我當時認為，由于商標兩同直接認定混淆，適用這一條正合題意；但商標商品相似的情況下，可以通過認定不混淆即可以解決問題，不需要考慮“加區(qū)別標識”問題，因此這一條中關于近似商標類似商品的規(guī)定是多余的。我這觀點還在公開場合說過。后來仔細一想，我錯了。我在理解兩同適用59之3時的認識是正確的，59之3解決的是已生產(chǎn)混淆之后的商標之間的關系，顯然59之3對相似商標類似商品情況適用時，同樣是在兩商標會產(chǎn)生混淆的語境下進行的。沒讀懂法就發(fā)表意見，屬于妄言。

刀哥：哎呀，您這個自我批評自我完善的態(tài)度和精神以及造詣比ALPHAGO強多了，通過自我修正得到完善提高了，那是不是可以理解您認為57條是適用59之3的前提？

老魚：我覺得是的。59之3的結(jié)語是“可以要求其附加適當區(qū)別標識”，這里解決的就是混淆問題。不混淆也就不需要“區(qū)別”。我之前誤讀法條的含義是因為我忽略了“區(qū)別”二字。

這里可以繼續(xù)對法條進行展開理解。既然用“區(qū)別”解決混淆，實際上59之3是57條適用的例外情況，也就是商標民事侵權(quán)的例外情況。我個人理解（經(jīng)歷了出錯事件，得小心翼翼），“例外”意味著其一此條的適用不應當對商標侵權(quán)判斷標準造成太大影響，其二此條的適用不應當對商標注冊制度造成太大影響——法條要求被告不能原樣繼續(xù)使用其未注冊商標（加注區(qū)別標志）。

刀哥：我看了下法條，時間點應該沒有爭議，寫得很清楚是“商標注冊人申請商標注冊前”。那對于其他條件如何把握？

老魚：我們把法條分解下：除了前面說的混淆和時間要素外，關鍵詞還包括“有一定影響的商標”、“原使用范圍”“附加適當區(qū)別標識”等。首先，它得是商標，起到了商標的作用。不明白什么是商標和商標的功能，可能討論就會離題；其次，根據(jù)《最高人民法院關于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第一條第二款規(guī)定“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項的規(guī)定，告知原告向有關行政主管機關申請解決”，也就是說如果它是注冊商標，那么人民法院民事訴訟還不能管，所以它還得未注冊或與基本的注冊方式有較大區(qū)別；第三，關于區(qū)別標志的適當性問題，顯然很難有普適標準，需要個案討論；關于“一定影響”和“原有范圍”兩者顯然是密不可分的，影響必然要考慮范圍，而范圍指的是有影響力的范圍。

刀哥：我記得原有范圍先見于《專利法》第六十九條規(guī)定的“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用。”這一條跟商標法相比，有什么參考意義嗎？（PS：突然我覺得提出這樣的問題很高大上，突然我覺得竟然對專利法也了解，突然我覺得我仿佛我已經(jīng)不是我…)

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老魚：對于專利法中在先權(quán)的原有范圍，《最高人民法院關于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》已作出了一定的解釋“專利法第六十九條第（二）項規(guī)定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準備可以達到的生產(chǎn)規(guī)模?！边@里的關鍵詞是“已有”，即已有的生產(chǎn)規(guī)模、設備及生產(chǎn)準備。該司法解釋繼續(xù)規(guī)定“先用權(quán)人在專利申請日后將其已經(jīng)實施或作好實施必要準備的技術或設計轉(zhuǎn)讓或者許可他人實施，被訴侵權(quán)人主張該實施行為屬于在原有范圍內(nèi)繼續(xù)實施的，人民法院不予支持，但該技術或設計與原有企業(yè)一并轉(zhuǎn)讓或者承繼的除外?！?br>
無論是《專利法》還是《商標法》，在先權(quán)利都是保護法定權(quán)利（授權(quán)或注冊）的例外情形，從專利法解釋的立法意圖來看，體現(xiàn)了專利授權(quán)制度和在先權(quán)利的平衡，嚴格控制在先者對專利權(quán)人的影響是主旋律。專利涉及的具體產(chǎn)品和技術較為單一，時效性特點也明顯，相對來說原有范圍較為容易控制。我們在某些具體案件的審理過程中，曾要求當事人提供具體的生產(chǎn)設備、流水線情況等證據(jù)以固定先用權(quán)范圍。但對商標而言，雖然商標的標是固定的，但其標注的商品即使種類相同，也必然更新?lián)Q代、推陳出新。而且對經(jīng)營主體而言，專利可能有很多，但主要經(jīng)營的商標往往是有限的。商標是商譽的直接載體，包括專利技術、技術秘密、用戶反饋等均最終集中體現(xiàn)到商標之中。因此對《商標法》中原有范圍的確定就更加復雜也更要慎重，既要尊重在先權(quán)利人的自主經(jīng)營行為，對例外情況的保護也不能對注冊制度本身造成過多影響。

刀哥：別以為我真不懂啊，您別再外圍晃了，一會兒把讀者帶溝里去了，能直接亮劍嗎？整點干貨！

老魚：剛才說過，59之3里面的對抗注冊商標的應當是未注冊商標。在討論該未注冊商標的“對抗”能力時，與它受保護的能力是一致的。被控侵權(quán)商標要適用59之3的條件是該未注冊商標要符合我國法律對未注冊商標的保護要求。

通說認為我國法律對于未注冊商標的保護主要體現(xiàn)在《中華人民共和國反不正當競爭法》的第五條第（二）項中，即對知名商品特有的名稱、包裝、裝潢的保護之中?！斗床徽敻偁幏ā方o予知名商標特有的名稱、裝潢、包裝的保護是非授權(quán)性的。《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，足以使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認，包括誤認為與知名商品的經(jīng)營者具有許可使用、關聯(lián)企業(yè)關系等特定聯(lián)系的，應當認定為《反不正當競爭法》第五條第（二）項規(guī)定的“造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品”。該法條的關鍵詞是“足以使相關公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認”，即某標志受保護，需要產(chǎn)生識別作用?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第一款規(guī)定，人民法院認定知名商品，應當考慮該商品的銷售時間、銷售區(qū)域、銷售額和銷售對象，進行任何宣傳的持續(xù)時間、程度和地域范圍，作為知名商品受保護的情況等因素，進行綜合判斷。綜合來說，在先使用的未注冊商標要適用第五十九條第三款對抗他人注冊商標，需要達到《反不正當競爭法》第五條規(guī)定的知名商標特有的名稱、裝潢、包裝受保護的條件和要求。

刀哥：您的意思是根據(jù)《反不正當競爭法》對知名商品特有的名稱保護的要求來確定59之3的未注冊商標的“影響力”和“原有范圍”？

老魚：是這個意思。作為足以一種對抗注冊商標的權(quán)利，我覺得它應當以法律規(guī)定的保護為基礎。而與未注冊商標保護最密切相關的法律就是《反不正當競爭法》。

對于原有范圍的認定也同樣可以從《反不正當競爭法》中找依據(jù)。我認為可以從經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營地域兩方面來考察。商業(yè)標識一般隨附在商品或服務上，而消費者對相關商品、服務的技術、創(chuàng)新、風格、售后等評介也會集中反饋到商標上，商標是消費者與經(jīng)營者溝通的最直接轉(zhuǎn)體。例如去買輪胎，并不需要記得米其林公司的全名，只記住“米其林”這個商標就夠了。剛查了下，其全稱是“米其林集團總公司”，感覺就多了集團總公司這么幾個字，不要小看省的這幾個字，這幾個字的節(jié)省的就是搜尋成本，實現(xiàn)了商標的基本功能。在商標制度的保護之下，相關公眾只需要記得“米其林”三字即不會發(fā)生誤認。

刀哥：咳咳咳，我知道您判過米其林商標侵權(quán)案，但咱們別一說就米其林，米其林沒有給知產(chǎn)力一毛錢廣告費，還是繼續(xù)扯回到59之3吧。

老魚：當然與今天的議題是有關的。結(jié)論是：商標的影響力是企業(yè)經(jīng)營效果的集中體現(xiàn)。59之3是通過對原有范圍的確定實現(xiàn)對未注冊商標的限制， 所以通過經(jīng)營規(guī)?？刂莆醋陨虡藨敺仙虡I(yè)標識本身的特點。從符號學、認識心理學來看，傳播性是商標與生俱來的特點，從某種意義上說，知識產(chǎn)權(quán)的無形性在商標上體現(xiàn)得最徹底。文字商標可以用讀音來傳播、圖形商標即使沒有文字也會被人用語言來呼叫，如勾子被呼叫成耐克。甚至有些商標在傳播過程還被取了別名，你知道驢牌包包是哪個牌子吧？

刀哥：知道，但我必須不說，因為有很多小動物牌子的包包，目前為止沒有哪個小動物給我們廣告，來來來，繼續(xù)說原有范圍，原有范圍。

老魚：所以在商標意義上，對于經(jīng)營規(guī)模來說，企業(yè)規(guī)模、利潤、經(jīng)營額等不應當受到限制，原有范圍在規(guī)?？刂粕系捏w現(xiàn)主要應當在經(jīng)營的產(chǎn)品或服務的種類上，例如生產(chǎn)西服的廠家主要原有范圍也應當在西服及有限的必要的周邊產(chǎn)品上，擴展到皮具、皮鞋上就不見得合適了。搬家公司將業(yè)務拓展到快遞上也不應當屬于原有范圍。正常情況下，企業(yè)對于自己的商譽重要載體商標（包括未注冊商標）除了自己使用外，還可以授權(quán)他人使用。一般情況下，被許可人使用該商標獲取的商譽應歸商標權(quán)人享有，這種實際授權(quán)行為亦可視為權(quán)利人自身的使用。因此，企業(yè)對外授權(quán)使用爭議商標的行為，亦應當以注冊商標申請日為限，應當限于在先使用人本人及在注冊商標申請日前已經(jīng)獲得許可使用的被許可使用人。

對于原有范圍中的地域性限制就比較復雜。我們還是來看《反不正當競爭法》?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定 “在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構(gòu)成《反不正當競爭法》第五條第（二）項規(guī)定的不正當競爭行為。因后來的經(jīng)營活動進入相同地域范圍而使其商品來源足以產(chǎn)生混淆，在先使用者請求責令在后使用者附加足以區(qū)別商品來源的其他標識的，人民法院應當予以支持”。再來讀一下法條：不同地域、知名、善意、不侵權(quán)、進入相同地域、區(qū)別標識。從這些關鍵詞可以看出，未注冊商標受保護與經(jīng)營地域密切相關。這也跟未注冊商標保護的非授權(quán)性特點有關，是對已實際產(chǎn)生的利益的現(xiàn)實保護，現(xiàn)實產(chǎn)生的利益肯定與實際經(jīng)營地域不可分。這樣規(guī)定是符合《反不正當競爭法》的立法宗旨的。依據(jù)《商標法》第三十二條和第五十九條第三款的規(guī)定，未注冊商標的保護與其影響力密切相關，沒有使用或者雖有使用但未達到一定影響，自不能依據(jù)上述條款獲得保護。比較《反不正當競爭法》司法解釋和商標法59之3，差異在于讓誰改名。我覺得這與《反不正當競爭法》和《商標法》的不同立法技術有關。《反不正當競爭法》提供的是非授權(quán)性保護，對于因使用產(chǎn)生的權(quán)益，確定權(quán)益范圍時在哪里用和怎么用就是其要素。所以沖突的處理原則不是單純的絕對的在先使用原則，而是在爭議地域在先使用原則。注冊商標保護則不同，某商標一經(jīng)注冊即在全國范圍內(nèi)受保護，相關公眾有理由信賴標注該商標的商品或服務具有同一來源。換而言之，一般不應當形成在全國范圍內(nèi)與注冊商標形成對抗的在先未注冊商標，如果確實存在這種情況，則在先未注冊商標持有人可依無效宣告程序請求宣告該注冊商標無效。

就《商標法》第五十九條第三款而言，未注冊商標經(jīng)營者的實際利益產(chǎn)生于其經(jīng)營覆蓋的范圍。對于商品商標來說，由于商品經(jīng)生產(chǎn)者出售后，其銷售范圍就脫離了其控制，在先用權(quán)中限定商品的銷售區(qū)域缺乏可執(zhí)行性。對于服務商標而言，其服務覆蓋的范圍顯然與地域密切相關。就相關公眾利益出發(fā)，如果不限制在先服務商標的經(jīng)營范圍，則注冊商標與在先服務商標有可能在全國范圍內(nèi)產(chǎn)生沖突，即使注冊商標在其他區(qū)域內(nèi)在先使用也無法避免這種情況，最終增加的是消費者的識別成本，損害的是商標注冊制度的公信力。因此限定未注冊服務商標的經(jīng)營地域，既能保證其經(jīng)營地域內(nèi)的相關公眾基于消費認知產(chǎn)生的識別利益受到基本保護，又能保障其他地域范圍的相關公眾對經(jīng)過公告的注冊商標的信賴利益。

刀哥：來吧，又到飯點了，您最后對商標法59之3的相關問題做個小結(jié)吧，然后吃飯等別人拍磚。

老魚：對于《商標法》第五十九條第三款規(guī)定的在先權(quán)利之原有范圍，我認為，對原有范圍的認定依商品與服務的有所區(qū)別。對于商品商標，原有范圍是指權(quán)利商標的申請日之前在先商標已實際使用的商品種類，有可能能涉及到必要的延伸商品上，這個問題需要具體問題具體分析；商品商標的流通地域一般不受限制，但在先商品商標使用者直接經(jīng)營的直營店應當受到限制；對于服務商標而言，其服務類別應當與權(quán)利商標注冊日之前，該在先商標的實際使用類別相一致，也有可能會涉及到自然延伸服務上，同樣需要具體問題具體分析；在先服務商標的地域性應當受到較為嚴格的控制。

在知產(chǎn)的江湖中行走，不僅要有功夫，而且需要配劍，當然也需要顏值，知產(chǎn)力將繼續(xù)在江湖中尋找顏值高功夫硬的高手與您一起繼續(xù)分享江湖中那些侵權(quán)的事兒，下一個大咖是誰呢？讓我們拭目以待。

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